[BLT] 스타트업을 위한 지식재산권 전략 정태균 20160427_신기술창업센터

BLT patent & law firm
스타트업을 위한 지식재산권 전략
BLT 특허법률사무소, 정태균 변리사
April, 2016
서울지식재산센터 / 신기술창업센터

정태균 변리사
2
• 연세대 공과대학 전기전자공학과
• 변리사 / 정보처리산업기사
• 前 변리사시험 학원 특허법 전임강사
• 국방부 지식재산권 관리
• BLT 특허 법률 사무소 근무
• 기술거래사회 주관 기술사업화 역량강화교육 강사 (조선대)
• 육군 분석평가자문위원 (지식재산권 분야)
• 서울지식재산센터, 창업진흥원, 서강대학교 등 강의

소개
3
특허는 비용이 아니라 기업의 미래수익을 위
한 투자대상입니다.
좋은 발명을 발굴하여,
강한특허를 만들어내고,
이를 기초로 라이센싱 수익을 내는
특허경영 기업이 되기 위한 방법들이 이 책에
담겨져 있습니다.
< LG전자 특허센터장(부사장) 이정환>

Beyond the Limit, Together!

CPI분야 특허 전쟁!
5
나우마케팅
-돈플
앱디스코
-애드라떼

나우마케팅 vs 애드라떼
6
*CPI (Cost Per Installation) : 이용자가 스마트폰에 앱을 설치하면 그
대가로 게임 머니, 게임 아이템, 현금 등을 지급해 주는 마케팅 방식

‘돈플’의 ‘나우마케팅’ 웹사이트!
7

나우마케팅 보유 특허권
8

9

10
무선 단말기용 어플리케이션이 업로드되어 있는 어플 스토어 서버;
광고 대행사에서 제작한 광고 대행 어플리케이션이 상기 어플 스토어 서버를 통해서
설치된 각 유저의 무선 단말기;
상기 광고 대행 어플리케이션을 통해서 접속되는 광고 대행사 서버;
상기 어플 스토어 서버에 업로드된 광고 대상 어플리케이션을 상기 광고 대행사
서버에 등록하는 어플리케이션 제작자의 유무선 단말기를 포함하며,
상기 광고 대행 어플리케이션은,
① 상기 광고 대행사 서버에 등록된 광고 대상 어플리케이션을 확인하고,
② 유저의 무선 단말기에 설치되는 광고 대상 어플리케이션 정보를 상기 광고 대행사
서버로 전송하며,
③ 각 유저가 설치한 광고 대상 어플리케이션을 통해서 획득한 지원 금액을 확인할 수
있는 것
을 특징으로 하는 무선단말기용 어플리케이션 설치를 통한 광고 시스템.
등록 청구항

11
㈜앱디스코 (애드라떼)가 무효심판을 청구하였다가 취하!
왜?

12

나우마케팅 vs 애드라떼
13

캐시슬라이드 분쟁
14

나우마케팅/앱디스코 vs 엔비티파트너스
15
심판원에 본 특허 권리범위
에 속하지 않음을 확인요청
심판원에 본 특허 무효 주장
심판원은 엔비티 주장에 불구하고
무효가 아니라고 판단
심판원이 권리범위에 속하지
않는다고 판단하여,
특허법원에서 계속 다투는 중

쿠차슬라이드 특허침해 분쟁
16

버즈빌 vs. 쿠차(COOCHA)
17

버즈빌 등록특허
어플리케이션에 포함된 광고모듈을 이용한 광고 시스템 및 그 방법
(특허번호: 10-1315468 / 2013.04.30 출원)
18
<청구항 15>
사용자 단말에 설치되는 하나 이상의 어플리케이션에 삽입되어 각 어플리
케이션과 함께 병행 설치되는 광고모듈이 광고서버와 통신하여 사용자 단
말에 광고를 제공하는 방법에 있어서,
상기 광고모듈이 광고서버로 광고정보를 요청하는 제 1단계;
상기 광고모듈이 광고서버로부터 수신한 광고정보를 사용자 단말의 잠금상
태에 따른 잠금화면에 출력하는 제 2단계;
상기 광고모듈이 사용자 단말을 통한 사용자 입력에 따라 발생된 이벤트 정
보를 감지하여 상기 광고정보에 대응하여 기설정된 리워드 생성 조건과 비
교하는 제 3단계;
상기 광고모듈이 상기 제 3단계의 비교결과에 따라 리워드를 생성하여 상
기 광고서버로 전송하는 제 4단계; 및
상기 광고서버가 상기 광고모듈로부터 수신된 리워드를 상기 사용자 단말에
대응하여 적립하고, 적립된 리워드를 상기 각 어플리케이션 중 적어도 하나
에서 사용할 수 있도록 전달하는 제 5단계를 포함하고,
상기 리워드 생성 조건은 상기 광고정보에 따라 상이하게 설정되는 것을 특
징으로 하는 어플리케이션에 포함된 광고모듈을 이용한 광고 방법.
‘광고서버’와 ‘광고모듈’ 모두
서비스업체에서 운영

특허 전략을 수립하기 위한 사전점검 POINT
20
1. 특허출원과 특허등록은 다르다 ( )
2. 전세계에서 동시에 등록받는 국제특허가 존재한다 ( )
3. 국내 출원 후 언제든지 해외출원을 할 수 있다 ( )
4. 유사한 특허가 기존에 있더라도 추가적인 특징이 있는 경우
출원 및 등록이 가능하다 ( )
5. 아이디어 만으로도 특허출원이 가능하다 ( )

21
1. 특허출원과 특허등록은 다르다 ( )

2. 전세계에서 동시에 등록받는 국제특허가 존재한다 ( )
 특허권은 각 국가별로 독립적
 한국에서 획득한 특허는 한국에서만 효력이 있음
 국제특허출원(PCT)은 절차만 통일됨
∴ 사업을 수행할 국가 전체에서 개별적으로 특허 확보
22

바운스백 특허
23
• 우선권 7개 주장
• 총 105개 청구항
• 미국내 출원비용은 약
4000만원?
• 세계적 출원비용은??
국내에서는
권리가 유효함

바운스백 특허
24
미국에서
애플패소

바운스백 특허
25
일본에서
삼성패소

26
3. 국내 출원 후 언제든지 해외출원을 할 수 있다 ( )
∴ 국내출원일 후 1년 이내에 해외출원 진행

27
4. 유사한 특허가 기존에 있더라도 추가적인 특징이 있는
경우 출원 및 등록이 가능하다 ( )
스트랩(120) 추가

28
5. 아이디어 만으로도 특허출원이 가능하다 ( )
 제품 또는 서비스 기획 단계에서 미리 출원진행
 당장 제품화 되기 어려운 발명도 출원 가능

특허 = 총알
29

특허는 무엇인가?
30

특허의 등록을 위해서는?
31
신규성(발명의 구성이 새로울 것)
진보성(기존 기술로부터 쉽게 창작불가)

• 출원발명이 선행기술로부터
‘신규성/진보성’을 인정받지
못하면, 거절!
• 선행문헌과 차이나는
기술적 특징을 강조하여
의견제출통지서에 대응!

33
심사기간 : 통상 1.5 ~ 2년
우선심사 : 급행! 3개월 ⓡ
권리행사 : 특허 등록 이후

네오펙트- 라파엘 (손 재활 장치)

‘일괄심사’를 통한 빠른 특허 등록
35
아주 빠른 등록 확보!
By 일괄심사청구

‘일괄심사’를 통한 빠른 특허 등록
3610-1541082 10-1541099
10-1541095

일괄심사청구 방법
• 하나의 제품에 관련된 것이라면, 특허, 실용신안, 상표 또는 디자인
출원 2건 이상에 대해 신청 가능!
• 자기실시, 벤처/기술혁신형 중소기업 등의 사유 필요!
• 우선심사청구를 신청한 후 가능!
• 예비심사 청구시 일괄심사 설명회에서 심사관과 거절이유 논의 가능
37
[일괄심사신청]
심사희망시점을 지
정하여 일괄신청
출원인
[방식심사]
신청서에 대한 방
식심사 후 신청결
과 통지
특허청
[일괄심사설명회]
심사관이 기술내용,
사업내용을 직접청
취
출원인
[심사처리]
출원인이 원하는
시점에 일괄하여
심사착수
특허청
일괄심사
신청일(D)
D+7 D+14 D1+14
이후
일괄심사설명회
희망일(D1) 지정
D2+3월 D2+1년
심사종결일 지정
D1+14일 이후 어느 날을
착수희망일(D2)로 지정가능
착수희망일(D2)=OA발행일

특허 문서의 구조
38

권리범위에 해당하는 청구항의 구조
39
특허청구범위는
전제부(preamble), 연결어구(transition term), 본문(body)
으로 구성된다.

강한특허는 무엇인가?
40
다(多)기재 협(狹)범위의 원칙

강한특허는 무엇인가?
41
<영향 요소>
• 변리사의 능력
- 청구항 설계
- 보정
- 전문성
• 선행기술의 존재
권리범위! = 청구항
강한특허
기술
약한특허
전문가가 설계한 특허 비전문가가 설계한 특허
기술

독점적 실시를 위한 IP 전략
• 자유경쟁 체제하에서 법적으로 인정된 유일한 독점수단
• IP는 독점 배타적인 권리
• 20년간 독점적인 실시(사용) 가능
43
=

EZ2DJ vs. 비트매니아
44

구글의 ‘NEST’ 인수 – M&A에 의한 EXIT
45

구글의 ‘NEST’ 인수
46

NEST의 포트폴리오 구축
• 구글이 인수한 nest는 총 110개의 특허를 출원하였음
• 등록된 특허는 많지 않으나, 구글 특허팀에서 가공 작업중
• 월 최대 12건의 특허출원을 진행한 것으로 분석됨
47

NEST의 포트폴리오 구축
• NEST는 3단계에 걸쳐서 아이디어 확보 및 출원 진행
48
기본구조
(하드웨어)
네트워크,
SW
(소프트웨어)
응용기술
(컨텐츠, 비즈
니스모델)
특허포트폴리오 강화작업 중

Google이 Nest를 인수한 이유?
49

이외의 비즈니스적 효과
• 기업 value-up & 투자 deal에 활용
(VC, angel, 기보, 신보, IP담보대출)
• 정부지원과제 가산점 & 벤처 인증 등 혜택
• 경고장 만으로도 충분한 심리적 위협을 줄 수 있음
• IR/PR 활용 및 기업의 적극성/아이템에 대한 확신을
표출하는 수단
• IP 매매 등 회수 수단
• 인력 충원 시의 기술력을 보여줄 수 있는 요소
50

특허 확보의 필요성
<특허의 효과>
1.돈 (손해배상, 라이센싱, 무형자산)
2.시간(경쟁자 진입저지, 수출입금지)

특허가 필요한 Sector 별도로 존재
• 기술기반 스타트업이 아니라면 IP가 큰 힘이 되기 어렵다
(출원-등록 자체가 challenge)
• 특허 보호가 어려운 유형
– 배달의 민족, 미미박스 등과 같은 커머스 업체
– 플리토, 이음 등과 같은 소셜 업체
– 레진코믹스 등과 같은 컨텐츠 업체
53

• 플랫폼에서 거래되는 대상이 다르다는 것 자체만으로는
특허성을 어필하기 어렵다..
• 특허청 심사관 눈에는…
54
= =

• 정리하자면…
– tech startup에 가까울수록
– copy가 쉬운 단순한 구조일수록
– 하드웨어 기업일수록
…IP전략이 중요
55

이어 마이크로폰
56

해보라 ‘이어마이크로폰’
57

58

59
• 국내외 총 100여개의
특허/실용신안/디자인
• 이어마이크로폰의 다양한
구조를 각각 특허로 보호
• 1개의 제품에 대한 철저한
IP 포트폴리오 준비

소프트웨어 업체들은?
문서 표절 검사! 표절률 산출 및 표절대상문서 제공!

숫자정규화를 이용한 문서 표절률 산출 방법(10-1565367)
61

신체움직임 평가방법 및 어플리케이션
62

신체움직임 평가방법 및 어플리케이션 (10-1541099)
63

누구나 가지고 싶은 특허!
사업 또는 아이템 전체를 포괄하며
경쟁자 진입을 막는 넓은 특허를
가지고 싶다!!
65

운 좋게 광범위한 특허를 등록받더라도….

유다스 vs. 카카오 - 카카오톡 선물하기 기능
• 명칭 : 무선 단말기 기종별 상품권 분류 제공방법
• 출원일: 2003. 4. 15.
• 출원일 이전의 선행기술이 있으면, 무효 가능!

[청구항 1]
상품권 정보(데이터)를 무선 단말기로 제공시, 상기
무선 단말기의 기종을 확인하는 단계;
상기 무선 단말기의 기종에 따라 상기 무선
단말기로 제공할 상품권 정보(데이터)를 분류 또는
선택하는 단계; 및
상기 분류 또는 선택한 상품권 정보(데이터)를 상기
무선 단말기로 제공하는 단계;를 포함하는
무선 단말기 기종별 상품권 분류 제공방법

• 국내공개특허공보 제2003-24094호, 2003. 3. 26. 공개
회원의 쿠폰발행요청을 수신한 메인서버가 회원의
이동통신단말기 종류를 포함한 회원정보를
고객관리/과금서버에 요청하여 제공받고,
메인서버의 바코드생성부가 고객관리/과금서버에서
전송받은 회원의 이동통신단말기 정보를 참조하여
회원의 이동통신단말기 환경에 적합한 포맷의 쿠폰을
생성하며,
메인서버의 바코드생성부에서 발행된 바코드쿠폰이
이동통신무선망 시스템을 통해 회원의
이동통신단말기로 전송
특허출원일: 2003. 4. 15.

• 제1항 특허발명은 비교대상발명 1로부터
용이하게 발명할 수 있는 것
• 특허법 제29조 제2항에 위배되어 무효
특허발명은 처음부터 없었던 것으로 판단!!
카카오 침해도 처음부터 없었던 것으로!!
손해배상 할 필요도 없다!!

사업방향에 부합하는 특허출원
• 지식재산권은 기본적으로 기존의 아이디어들에 비해
새로울(신규성) 뿐만 아니라 개선된(진보성) 아이디어를
보호하는 제도
• 이미 많은 기술이 공개된 상황에서 공개되지 않은
내용을 발굴하고 이를 출원하여 자신이 원하는 scope로
특허권을 선점하는 것은 매우 어렵다
71

특허 확보 전략!!
• 그렇기 때문에…
(1) 현실을 인식하고
(2) 독점 가능한 범위를 추려내고
(3) 선점 가능한 기술을 타겟팅하는 것이 중요함
72

Startup의 IP 포트폴리오
• IP 포트폴리오의 의미
- 관련된 IP 간에 유기적으로 결합된 상태를 의미
- 하나의 제품이나 아이디어에 대한 입체적인
보호방안
- 특정한 이벤트 대비용 (M&A, 분쟁, 상장)
cf. Nest labs, Theranos, Motorola 등
73

특허 포트폴리오 구축 사례(한경희 생활과학)
• 8년간 시장독점
• 자체특허 아이템으로 승부
• 연매출 2000억원
• 스팀청소기 1000만대 판매기록 갱신
• 중견기업으로 성장
스팀청소기 1대에
걸려있는 특허 수는?
74

75

813,538 813,537 813,539
401,327
793,413
881,943 776,841 734,569
76

오스템 임플란트
• 국내 의료기기 중견기업 중 최다 특허출원 업체 (미공개 포함)
• 특허 등록도 의료기기 중견기업 중 최다보유
77
순위 출원기관 출원건 출원인유형
1 삼성전자주식회사 1,750 대기업
2 삼성메디슨주식회사 979 대기업
3 연세대학교산학협력단 556 대학/공공연
14 오스템임플란트주식회사 218 중견기업
25 제이브이엠 161 중소기업

치과용 임플란트 픽스쳐 특허
78
치과용 임플란트 픽스츄어
KR 0850637
다중나사산 픽스츄어
KR 0598938
다공성 표면을 가진 세라믹 임플란트의 제조방
법과 그제조방법에 의해 제조된 임플란트
KR 0850568
치과용 임플란트 픽스츄어
KR 0598938
인공치아
KR 0860356
스크류타입의 치과용 임플란트 픽스츄어
KR 0894986
픽스츄어
KR 0919416
치과용 임플란트 픽스쳐
KR 0931996

치과용 임플란트 픽스쳐 특허
• 픽스쳐 자체에 대해 도출되는 여러 아이디어를
각각 출원하여 특허포트폴리오 구축
• ‘픽스쳐’에 대한 여러 등록특허를 기반으로,
경쟁업체의 진입장벽을 구축!
– 하나의 특허로 해당 영역을 모두 cover하지 못하므로,
여러 개의 특허를 출원하여 포트폴리오 구축
79

치아용 임플란트 분야 포트폴리오
80
임플란트 시술용 드릴
KR 1058521
침하방지 단차를 갖는 치과용 임
플란트 조립체
KR 1067668
힐링 어버트먼트
KR 1296741
임플란트용 픽스쳐
KR 1272153
치아 임플란트에 필요한 각 구성에 대해
나누어서 특허출원 후 권리화!

BLT patent & law firmBLTBusiness, Law & Technology
BLT
www.BLTe.kr 82

Elizabeth Homes
83

Why?
84
George P. Shultz
전) 미국 노동부장관
(1969~1970)
전) 미국 국무장관
(1982~1989)
William J. Perry
전) 미국 국방부장관
(1994~1997)
Samuel Nunn
전) 미국 상원 의원
(1972~1997)
Henry Kissinger
전) 국가안보 보좌관
(1969~1975)
전) 미국 국무장관
(1973~1977)
Richard Kovacevich
전) Wells Fargo &
Company CEO
James Mattis
general
U.S. Central Command
U.S. Joint Forces Command

BLT patent & law firm 86
Why?
디자인특허 15건 포함

사업 초기부터 특허출원 고려
• 2003년에 사업을 시작하면서 본인 아이디어의 출원부터!
87
가출원

계속 특허출원을 하여 포트폴리오 구축
• 출원 건수(가출원 제외)
– 2004(1), 2005(2), 2006(8), 2007(4), 2008(2), 2009(3), 2010(2)
– 2011(16), 2012(4), 2013(41), 2014(37), 2015(44)
꾸준하게 사업아이템과 관련된 발명들에 특허출원 진행
최근 3년간 특허출원 수가 급격하게 증가! (양적 확대)
88

Airbnb의 특허전략
• 미국 등록특허 1건 및 공개특허 6건 보유
89

Airbnb 각 특허의 기술적 특징은?
90
등록
한국
진입
각 유저의 location tracking data
를 수집하고, 전문지식의 레벨을 결정
하기 위해 location tracking data
를 분석
multiple party systems의 자산을
포함하는 통합파일을 생성하는 방법
클라이언트 장치로부터 수신된 검색
질의를 바탕으로 랭킹 순서가 반영된
리스트를 생성하여 제공하는 방법
검색결과를 다시 랭킹(Re-Ranking)
을 세우는 방법
US 2014-0278591만 ‘숙박장소 플랫폼’ 자체에 관한 출원이고,
나머지는 해당 플랫폼 서비스를 구현하는데 필요한 세부기술에 대한 출원!

Identity and trustworthiness verification using
online and offline components (US 9288217)
91
1. A computer implemented method, comprising:
receiving, by a computer, information about a first online identity of a user of a first online system,
the first online identity including a first name and a last name of the user;
receiving information about a second online identity of the user from one or more third party online
systems, the second online identity including a first name and a last name used with an account of
the user in a third party online system different than the first online system;
determining whether the first online identity is the same or different than the second online identity
by:
calculating a confidence score based on an edit distance between the first name from the first online
identity and the first name from the second online identity and an edit distance between the last
name from the first online identity and the last name from the second online identity, and
determining that the first online identity is different from the second online identity when the
confidence score is above than a predetermined threshold; and
responsive to the first online identity being different than second online identity, notifying the user
that the received information about the first online identity of the user does not match the second
online identity;
receiving offline information about an offline identity of the user, the offline information including a
first name and a last name, from at least one of a driver license of the user, a passport of the user,
and a government issued identification of the user;
comparing the first online identity to the offline identity to determine whether the first online
identity is the same or different than the offline identity, and
responsive to the first online identity being different than offline identity, notifying the user that
the received information about the first online identity of the user does not match the offline
identity of the user.

사용자 제공 숙박시설에 대한 예약 가능성의 자동 결정
• 출원번호: 10-2015-7028614
• 미국출원(출원번호: 2013-802025)에 우선권주장한 PCT출원을
통해 한국에 진입
92

Uber의 특허전략
• 양수한 특허까지 포함하면 총 82건(등록 40건/공개 42건)
• 디자인특허 제외한 등록특허 9건
93

Uber의 특허전략
• 단순히 ‘차량소유자(운전자)’와 ‘탑승자(고객)’을 연결하는
‘차량공유 플랫폼’ 형태에 대한 발명뿐만 아니라,
• 해당 플랫폼 구축에 필요한 다수 기술에 대한 특허출원
– 경로 생성 / 입구 탐색 / 비용 분할 / 순서 설정 등
• ‘차량공유 플랫폼’ 전체를 포괄하는 넓은 특허 확보는
쉽지 않으므로,
서비스 제공에 필요한 세부기술에 대한 특허포트폴리오를
획득하여 경쟁업체의 진입 장벽 구축 시도
94

플랫폼 서비스 자체도 BM발명
• 컴퓨터(하드웨어) 상에서 소프트웨어에 의한 처리과정 포함!
• 즉, 인간의 행위를 포함하지 않아야 한다!
 사람이 수행하는 단계(오프라인상의 단계) 포함 X
 각 단계의 주체는 서버(컴퓨터)이어야 한다!
• 컴퓨터 또는 통신 기술이 새롭거나,
영업방법 자체가 기존에 비해 새로워야 한다!
- 인간이 일반적으로 수행하는 업무를 단순히 시스템화하여 컴퓨터에
의해 실현하는 것은 등록 받을 수 없다!
95

‘플랫폼 자체’를 포괄하는 특허를 확보하려면?
단순히 양측을 연결시켜주는 것이 아니라,
플랫폼 서비스 서버가 수행하는 단계에
기술적 특징이 존재한다면,
그 기술적 특징에 대한 특허는 확보 가능!
해당 분야에 특화된 기술적 특징이
포함되면 유리!
96

‘플랫폼 자체의 특허’를 확보하기 어렵다면?
• 상황을 확실하게 받아들이고,
해당 서비스를 제공에 필요한 세부기술들에 대한 출원!
• 해당 플랫폼 서비스를 운영하는데 필요한 기술에 대한
특허 포트폴리오를 구축하는 특허전략!
• 각 세부기술이 경쟁업체가 해당 서비스를 제공하는데
있어 ‘필수적’ 또는 ‘고객 유인에 유리한’ 기술일 수
있음!
 이에 대한 특허출원 선점도 매우 중요!
• 예를 들어, Uber의 ‘User Interface’ 특허
97

IP 포트폴리오 구축을 위한 특허출원
• 초기에는 IP를 특정분야에 집중하는 것이 필요
• 출원을 단기간 내에 구축하는 것이 필요 (1년 내외)
• 출원이 장기간에 거쳐 지속적으로 이어질 경우,
앞선 본인 특허문헌에 의한 거절 발생
99
최초출원
출원공개
1년 6개월
발명A, 발명B
출원 1
발명A’
출원 2
발명B’
최초출원의 발명A와
동일하지 않으면 문제X
최초출원의 발명B보다
진보되지 않으면 거절

특허 가출원 전략
• 특허 가출원 제도를 활용하여 cost down 할 수 있는
단계적인 접근도 필요
(1) 다양한 관점에서 특허 가출원을 뿌린다
(2) 비즈니스를 성장시키고 투자를 유치한다
(3) 1년 이내에 가출원 중 의미있는 가출원을 선별하여
정식으로 출원을 진행한다.
100

미국 가출원 제도 (Provisional application)
• 정규 출원에 앞서 임시적으로 출원일을 선점하기 위해
주로 이용
- 영어가 아닌 외국어로도 출원이 가능
- 정규 출원시 요구되는 특허청구범위, IDS, 및 선언서를
제출하지 않더라도 출원일을 인정받을 수 있습니다.
- 저렴한 출원료로 간단히 출원할 수 있기 때문에,
정규 출원을 하기 전, 선행 기술의 추가적인 조사 및 시장성
검토가 필요할 때, 개량 기술 개발이 예측될 때 사용
• 현재 우리나라도 외국어출원 가능하며,
청구범위 유예제도 활용이 가능하므로,
심사청구하지 않는 국내출원이 동일한 효과!!
– 이후 국내우선권주장출원이 정규출원과 같은 역할
101

빠른 출원일 확보가 가장 중요하다
<국내우선권주장을 이용한 추가출원>
102

• 정량적인 숫자도 큰 의미가 있음
(비용이 허락하는 한 되도록 나눠서 진행)
• 중장기적인 road-map 을 고려하여
미래지향적인 방향성 구축
• BLT IP Voucher 활용 (cf. 실리콘밸리 로펌)
103

Theranos 가출원 전략
104
출원일로부터 1년6개월 전에 공개! 왜?

Theranos 가출원 전략
• Medical device for analyte monitoring and drug
delivery(분석물 감시와 드러그 전달을 위한 의료 기기)
• 등록번호: 9131884(2015.09.15)
• 본 특허의 관련출원
105
본 특허는 2011.03.16.에 출원되었지만,
실질적으로 2003.09.11.에 출원된 것과 같은 효과를 누린다!
2003.09.11.에 출원된 ‘가출원’ 명세서는 어떻게 작성되어 있는지
외부로 공개가 되지 않는다!
가출원
본출원
1년 이내에
본출원

사업화할 기술의 특허출원 – 가출원스러운 출원!
출원을 최대한 빨리해야 하는 이유?
<국내우선권주장을 이용한 추가출원>
106

사업화할 기술의 특허출원
107

108
• 분쟁의 핵심이 되는 등록특허임

109

사업방향에 부합하는 특허출원
• 특허를 출원했다 또는 특허를 받았다는 것과
자신이 실행하고 있는 비즈니스를 독점한다는 것은
여러가지 이유로 인해 다른 이야기가 될 수 있다.
• Business sector ≠ Patent Claim scope
• 상당수의 경우,
청구항 설계나 특허출원시 방향성에 대한 문제가 있음.
110

BLT patent & law firm 111
해외출원의 구체적인 경로
PCT 출원의 주요절차
조약우선권주장
수반
판단시점
소급
각국 절차를 빨리 진행하고 싶다면?
1) 수수료 납부
2) 번역문 제출
3) 각국진입절차(한국: 심사청구)
우선일로부터
30개월
국내단계 진입 기준일은, 기본적으로 우선일로부터 30개월이지만, 국가마다 차이가 있음
한국(31개월), 유럽(31개월), 중국(32개월), 일본(32개월)
* 일본 : 우선일로부터 30개월 전 2개월~우선일로부터 30개월 사이에 국내서면 제출
국내서면 제출일로부터 2개월 내 번역문 제출

디자인이란?
• "디자인"이란 물품의 형상·모양·색채 또는 이들을 결합한
것으로서 시각을 통하여 미감(美感)을 일으키게 하는
것을 말한다. (디자인보호법 제2조제1호)
• 따라서, 디자인보호법상의 디자인은 ‘물품’의 ‘외관’에
관한 디자인에 해당
• 그러나, 예외적으로 ‘물품’ 자체가 아닌 ‘물품의 부분’의
외관도 보호대상으로 포함 – 부분디자인제도!
• 또한, 예외적으로 글자체는 물품이 아니지만,
보호대상으로 포함 – 글자체 디자인!
113

와이브레인(Ybrain)의 Yband
• 등록디자인: 30-0808411
114

115
부분디자인
점선부분이 달라도 실선부분만 동일하면,
디자인권 침해!!

화상디자인
116
• 화상디자인이란, 물품의 액정화면 등의 표시부에
표시되는 도형 등을 말한다.
• 부분디자인의 한 종류
항목 내용
그래픽사용자
인터페이스
특허청 홈페이지, 인청공항 홈페이지 등 웹사이트 GUI, 한글프로그램 등의 S/W GUI,
휴대폰 등의 모바일 GUI, 냉장고 등의 정보가전 GUI
아이콘
한글아이콘, 인터넷 아이콘 등 어플리케이션 아이콘, 단품 또는 세트 도구 아이콘,
그래픽사용자인터페이스의 구성요소로서의 GUI 아이콘
그래픽 이미지
컨텐츠로서의 그래픽, 화면보호기, 캐릭터, 아바타구성 아이템세트, 이모티콘, 3D
애니메이션 등

애플의 치밀한 디자인 전략
117
다수의 화상디자인 등록

118

• 애플의 ‘롤링 인터페이스’ 디자인권의 영향으로
• 안드로이드는 +, - 입력 인터페이스를 억지로 사용한듯
119
최근, 회피한듯한 디자인을 선보였으나
롤링 가능한지를 사용자들이 인지하기 어려움

게임의 그래픽 인터페이스
120
엔에이치엔
엔터테인먼트
(30-0730835)
도면 1.1 참고도

어플리케이션 User Interface
121
COMPUTING DEVICE DISPLAY
SCREEN WITH GRAPHICAL
USER INTERFACE
권리자: Uber Technologies
등록번호: US D738,901
Uber이용 시 선택된 차량 유형을
단말기 화면 상에 표시하는
유저인터페이스

어플리케이션 아이콘- UBER 앱 아이콘
122
권리자: Uber Technologies
등록번호: US D724,620
Uber 앱 아이콘을 출원

디자인권의 권리범위
• 디자인권자는 업으로서 등록디자인 또는 이와 유사한
디자인을 실시할 권리를 독점한다.
• 디자인은 물품과 형태에 본질이 있으므로 이를 기초로
유사라는 개념이 성립하며, 따라서 물품이 비유사하거나
형태가 비유사하면 비유사디자인
123

유사범위까지 보호하지만,,,
124
코웨이
동양매직
손해배상
청구소송
디자인권
침해
서울고등법원:
지배적인 특징에 차이점이
있어 그 심미감에 차이가
있는 것으로 보인다.
?

Candy Crush SAGA 케이스

이에 대한 일반인들의 인식
Candy Crush SAGA 케이스

<Candy Crush SAGA 케이스>
#1 상표는 + 의 결합으로 구성됨
#2 상표의 등록요건 중 + 가 중요함
#3 CANDY라는 단어 자체는 일반명사에 불과하지만,
게임 어플에 대해서는 식별력이 인정될 수 있음.
지정상품 표장(mark)
ex. 게임 어플 ex. CANDY
식별력 선등록상표의 존재
※ 특정인의 상표로
인식되는 정도
※ 특허와 마찬가지로
상표도 선점이 중요
(+) ex. 애플 - 전자제품; 카카오 - 어플리케이션; 용감한 형제 - 공연기획업
(-) ex. 스토리/게임/어플/사가 - 게임이나 어플리케이션이 흔히 붙는 단어이므로 등록 불가
상표 기본 내용

point
#1. 일반적인 단어라도 지정상품에 따라선 등록을 받을 수 있음
#2. 식별력이 있는 경우 타인보다 먼저 선점하는 것이 중요
서비스 출시 전에 미리 상표 출원을 진행하는 것이 중요!!!
상표 기본 전략 포인트

상표 브로커 문제
상표브로커의 해외에서의 선점은 막기 어려운 현실!
130

그렇다면!
1. 알려지지 않은
상표라면?
2. 우리나라에서만
유명하다면?
131

• 상표를 먼저 선택하여 사용하였더라도, 타인이 먼저
상표출원을 하여 등록받으면 침해가 될 수 있음
– 사용하는 상표가 유명해지지 않은 경우 무효시키기 어려움
• 한국에서 알려져 있어도 해외에 알려져 있지 않으면,
타인이 먼저 선점 가능!
– 상표 역시 속지주의!
– 각국 시장 상황에 따라 등록여부가 달라짐
– 해외 진출을 시도할 때, 상표침해 주장 및 합의금 요구에 따라
사업에 차질 발생 가능!
• 마케팅 노력이 담긴 ‘상표’를 사업초기부터 보호 필요!
132

해외출원 전략 - 각국 개별 출원
• 한국출원을 기초로 각국에 상표등록출원 진행 가능
• 한국출원일로부터 6개월 지난다고 등록 못 받지는 않음!
– 각국의 시장상황을 고려하여 심사가 진행된다!
– 한국에서는 유명하더라도 다른 나라에서는 유명하지 않을 수 있다! 133
국내출원
조약우선권주장과 함께
각국에 상표등록출원
6개월
한국출원일
기준으로
심사
효 과
<파리조약에 의한 조약우선권주장 출원>

해외출원 전략 - 한번에 여러 나라 출원?
• 예를 들어, 개발한 어플리케이션을 여러 국가에
동시 출시를 준비하고 있다면?
• 마드리드 의정서에 의한 출원 활용 가능
• 하나의 공식 언어(우리나라는 영어)로 작성된
하나의 국제출원서를 제출하고
한 번의 수수료를 납부함으로써
다수의 국가를 지정하여 출원!
134

조심스러운 마드리드 국제출원!
• 마드리드 국제출원은 국제 등록 후 5년간은 기초로 한
국내의 권리 변동에 종속됨
• 국내상표등록이 무효가 되면?
각 국의 시장상황이 달라서 무효가 되지 않을 국가의
상표등록출원도 함께 소멸되게 된다!
• 따라서, 상대방이 국내상표등록을 집중공격(Central
Attack)하여 해외상표등록까지 소멸시키는 전략 사용
135

비엘티 특허법률사무소
136
• 서울시 강남구 강남대로 114길 20, 동명빌딩 4층
• 전화번호 : 070-4100-0102
• 이메일 : karl@BLT.kr
• 웹 : www.BLT.kr

[BLT] 스타트업을 위한 지식재산권 전략 정태균 20160427_신기술창업센터

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (18)

Similar to [BLT] 스타트업을 위한 지식재산권 전략 정태균 20160427_신기술창업센터

Similar to [BLT] 스타트업을 위한 지식재산권 전략 정태균 20160427_신기술창업센터 (20)

More from JEONG HAN Eom

More from JEONG HAN Eom (20)

[BLT] 스타트업을 위한 지식재산권 전략 정태균 20160427_신기술창업센터